Webinar | Investimenti in opere d'arte

Ringraziamo Consultique SCF, società leader in Italia nell’analisi e consulenza finanziaria indipendente, per averci invitati a parlare di Investimenti in opere d'arte durante il webinar svoltosi mercoledì 12 luglio.

È stata un'occasione stimolante per dialogare con i professionisti di One Stop Art su temi centrali legati al mondo dell'arte: il Dott. Umberto Zagarese, fiscalista e collezionista, ha parlato di come e perché formare una collezione di opere d'arte, il Dott. Marco Trevisan, art advisor e direttore della Fondazione Alberto Peruzzo, ha spiegato l'importanza di creare un portafoglio di opere equilibrato per valorizzare al meglio la propria collezione, l'avv. Michela Zanetti, art project manager dello studio L2B Partners, ha illustrato la rilevanza della due diligence in ambito artistico per tutelare il collezionista dall'acquisto di opere problematiche ed infine il Dott. Alessandro Guerrini, amministratore delegato di Art Defender, ha concluso l'intervento esplicitando i vantaggi dei servizi correlati al mondo dell'arte, come il trasporto, l'assicurazione ed il deposito.

Per chi fosse interessato, la registrazione integrale del webinar è disponibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=Ioq_kw0l-DQ.

 


Il Primo Emendamento non salva Rothschild: risarcimento ad Hermès e divieto di conio e vendita degli NFT MetaBirkins

di Avv. Michela Zanetti

 

Tornano gli NFT nelle aule dei tribunali d’oltreoceano: questa volta a far da padrona è la blasonata ed iconica Birkin di Hermès, o meglio la sua versione NFT denominata “MetaBirkin” e realizzata dall’artista Mason Rothschild. Risale a qualche giorno fa la decisione con cui il giudice federale di Manhattan ha messo fine ad una battaglia legale durata un anno e mezzo, riconoscendo piena tutela al marchio della maison francese e vietando il conio e la vendita degli NFT MetaBirkins. Il provvedimento sembra destinato a costituire un importante precedente che fa approdare nel mondo dei collectibles e degli NFT il tema relativo all’utilizzo di marchi celebri in un’opera altrui.

Il caso

Nel 2021 l’artista Sonny Estival, in arte Mason Rothschild, coniava e lanciava in alcuni marketplace digitali una collezione di cento NFT denominati “MetaBirkin”: si trattava di borse in tutto e per tutto simili alla celeberrima icona di Hermès, solo più colorate e ricoperte di pelliccia (sempre, rigorosamente, digitale). Il successo degli NFT MetaBirkins fu incredibile (ed inspiegabile): in pochissimo tempo, il ricavato delle vendite superò il milione di dollari. Eppure Hermès con questi NFT non c’entrava proprio nulla, anzi: nessun legame tra la casa di moda e il signor Estival, nessuna licenza, nessuna partnership. Così, all’inizio del 2022, Hermès interveniva per porre fine all’attività di questo “speculatore digitale” e tutelare, una volta per tutte, il proprio marchio dal rischio di confusione ed annacquamento. Rothschild replicava alle accuse di Hermès appellandosi al Primo Emendamento della Costituzione Americana ed invocando il proprio diritto a creare arte basandosi su una personale “reinterpretazione del mondo”: in altre parole, Rothschild affermava che le sue borse altro non erano se non una caricatura delle “cugine” del mondo reale, la rappresentazione di un gesto artistico di critica verso il mondo dei beni di lusso. Per nulla convinto da questa teoria, Hermès citava in giudizio Rothschild per contraffazione di marchio, concorrenza sleale e cybersquatting. Dopo l’ordinanza dello scorso due febbraio del giudice Rakoff, la questione veniva rimessa alla giuria per il verdetto finale. Quest’ultima dichiarava Rothschild un truffatore (uno swindler per l’esattezza) e riconosceva a Hermès un risarcimento di 133mila dollari, rilevando la reale sussistenza di confusione ed agganciamento nonché l’annacquamento del marchio della nota casa di moda francese. Qualche giorno fa, la sentenza definitiva: il Giudice ha decretato il divieto di conio e vendita degli NFT MetaBirkins e ordinato a Rothschild di trasferire il dominio www.metabirkins.com a Hermès e restituire tutti i profitti ricavati dalla vendita degli NFT MetaBirkins.

La questione sottesa al caso: utilizzo di un marchio celebre in un’opera altrui

Dalla nascita della pop art ai giorni nostri possiamo contare numerosi esempi di opere d’arte in cui è stato utilizzato un marchio celebre: si pensi, solo per citarne un paio, alla Big Campbell di Andy Warhol, esposta al MoMA di New York, o alla Coca Cola di Mario Schifano. Tuttavia, quando ciò accade, la domanda che ci si pone è sempre la stessa: utilizzare un marchio celebre in un’opera avente valore artistico è lecito o configura un’ipotesi di contraffazione? Negli anni, la giurisprudenza - comunitaria e americana - ha cercato di rispondere a questo interrogativo, effettuando attenti bilanciamenti on a case by case basis tra la tutela della proprietà industriale e la tutela della libertà artistica, dimostrandosi tendenzialmente favorevole a quest’ultima.

Il legislatore comunitario è intervenuto sul punto nel considerando 27 della Direttiva (UE) 2015/2436 e nel considerando 21 del Regolamento (UE) 2015/2424, affermando che “è opportuno che i diritti esclusivi conferiti dal marchio d'impresa non permettano al titolare di vietare l'uso da parte di terzi di segni o indicazioni utilizzati correttamente e quindi conformemente alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale. [...] L'uso di un marchio d'impresa da parte di terzi per fini di espressione artistica dovrebbe essere considerato corretto a condizione di essere al tempo stesso conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale. Inoltre, la presente direttiva dovrebbe essere applicata in modo tale da assicurare il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare della libertà di espressione”.

Capire la portata e lo scopo dell’utilizzo del marchio celebre all’interno di un’opera altrui diventa senz’altro fondamentale per verificarne la liceità o meno (il marchio rappresenta solo uno degli elementi dell’opera o ne costituisce il cuore? Il marchio viene citato in un contesto diverso rispetto a quello di riferimento o nel medesimo? il marchio viene richiamato nell’opera con il solo scopo di trarre profitto dalla sua celebrità? Il richiamo e l’utilizzo del marchio nell’opera rischiano di confondere i consumatori sull’identità del prodotto e sulla sua origine?) e bilanciare la tutela offerta dal diritto industriale con la tutela della libertà espressiva artistica.

Oltreoceano si possono annoverare precedenti illustri sul tema. Si pensi al caso Rogers v Grimaldi, per esempio. In questo caso, Grimaldi, produttore della pellicola “Ginger e Fred” firmata nel 1986 dal regista Federico Fellini, era stato citato in giudizio dall’attrice Ginger Rogers per lesione del proprio diritto al nome e alla privacy. La Rogers sosteneva che l’utilizzo del proprio nome nel titolo del film inducesse il pubblico a credere che il contenuto della pellicola fosse stato da lei stessa autorizzato o co-prodotto. Nella sentenza, la Corte aveva stabilito che la protezione del Primo Emendamento è esclusa (i) se il titolare del marchio/nome dimostra che l'uso all’interno dell’opera non è artisticamente rilevante o (ii) se il marchio/nome è usato per ingannare esplicitamente il pubblico circa la fonte o il contenuto dell'opera stessa (queste condizioni sono note oggi come “Rogers Test”). Su queste basi, la Corte aveva respinto le accuse mosse dalla Rogers, affermando che l’accoglimento delle sue richieste avrebbe ingiustificatamente limitato il diritto all'espressione artistica del regista. Questo precedente è stato invocato anche nel caso in esame: la difesa di Rothschild, infatti, ha cercato di difendersi dalle accuse di Hermès insistendo sulla tutela garantita dal Primo Emendamento alla libertà di espressione artistica, chiedendo l’applicazione proprio del “Rogers test”. In altre parole, secondo Rothschild il marchio sarebbe stato utilizzato meramente espressione artistica e non come indicatore di provenienza del bene. Sul punto, se da un lato il Giudice Rakoff si era dimostrato favorevole a considerare l’utilizzo come espressione artistica, dall’altro - in forza di alcune prove presentate nel corso del processo che avevano confermato la mala fede e l’intento speculativo del progetto di Rothschild - aveva statuito che "in alcuni casi, l'interesse pubblico ad evitare la concorrenza sleale o il rischio di confusione nei consumatori circa l’origine di un prodotto supera qualsiasi questione relativa alle libertà di cui al Primo Emendamento”. La questione era stata quindi rimessa alla giuria, che, pur senza escludere il carattere artistico dell’uso, aveva confermato l’utilizzo ingannevole del marchio da parte di Rothschild.

Conclusioni

Nel caso in esame, i giudici e la giuria non hanno avuto dubbi nel respingere la tesi difensiva di Rothschild, che con la sua condotta ha tentato di ingannare i consumatori, sfruttando la notorietà commerciale del marchio Birkin per promuovere un progetto speculativo di natura finanziaria (sarebbe stato Rothschild stesso ad affermare che la vendita degli NFT MetaBirkins era un modo per “get rich quick”). Il divieto di conio e vendita degli NFT segna la fine definitiva della vicenda. La decisione rappresenta un importante precedente in merito alla questione sulla liceità dell’utilizzo di un marchio celebre in un’opera altrui, e più in generale sulla tutela della proprietà industriale che approda quindi definitivamente nel complesso mondo del metaverso e degli NFT.

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Prince, Warhol e il fair use: qualche riflessione sul caso Andy Warhol Foundation vs Lynn Goldsmith

di Avv. Michela Zanetti

 

Prince, Andy Warhol e il fair use: una combinazione perfetta che rischia di far parlare di sé ancora per molto tempo. Nella decisione resa lo scorso 18 maggio, la Corte Suprema USA, infatti, ha applicato in maniera restrittiva la dottrina del fair use, aprendo un vaso di pandora destinato a sollevare reazioni discordanti nel mondo del diritto (e) dell’arte oltreoceano.

Il caso

Nel 1981, la fotografa professionista Lynn Goldsmith veniva incaricata da Newsweek di effettuare un servizio fotografico sull’allora emergente Prince Rogers Nelson (in arte “Prince”): una delle foto veniva scelta per essere pubblicata sulla rivista assieme ad un articolo sul cantante. Nel 1984, la Goldsmith concedeva in licenza a Vanity Fair una delle foto di Prince come artist reference for an illustration, limitandone la concessione ad un unico utilizzo. Vanity Fair commissionava l’illustrazione ad Andy Warhol: quest’ultimo, partendo dalla foto licenziata, creava un ritratto di Prince in serigrafia viola (“Purple Prince”), che veniva pubblicato nel numero di novembre 1984 di Vanity Fair. Oltre a “Purple Prince”, tenendo come base di partenza la foto della Goldsmith, Warhol creava una serie di ulteriori 15 opere, oggi conosciute come “Prince Series”, a quanto pare all’insaputa della fotografa. Dopo la morte di Prince, nel 2016, la Condè Nast, parenting company di Vanity Fair, chiedeva alla AWF di riutilizzare l’illustrazione “Purple Prince” del 1984 per realizzare un numero speciale commemorativo del defunto musicista. In quel frangente, la Condè Nast veniva a conoscenza dell’esistenza di un’intera serie di illustrazioni dedicate a Prince e, tra tutte, sceglieva di pubblicare un’opera diversa, la “Orange Prince”: quest’ultima veniva, quindi, licenziata alla Condè Nast per circa $ 10 dollari e successivamente pubblicata su Vanity Fair, senza che nulla fosse corrisposto alla fotografa Lynn Goldsmith.

Il processo

Appreso della pubblicazione di “Orange Prince” su Vanity Fair, la Goldsmith si rivolgeva immediatamente alla AWF per contestarle la violazione del copyright. A sua volta, la AWF, convinta di aver agito entro i limiti di protezione del fair use, citava in giudizio la Goldsmith avanti alla Corte Distrettuale. Inizialmente, nel 2019, la Corte Distrettuale, esaminati i quattro fattori di fair use indicati dal §107 del Copyright Act, si pronunciava in modo favorevole alla AWF. La Goldsmith impugnava il provvedimento avanti alla Corte d'Appello: nel 2021, i giudici, ritenendo, al contrario, che tutti e quattro i fattori di cui §107 del Copyright Act fossero da interpretarsi in maniera favorevole alla fotografa, ribaltava completamente la decisione della Corte Distrettuale. Alla AWF non restava che adire la Suprema Corte, questa volta invocando l’applicabilità soltanto del primo criterio. La fondazione, non otteneva, tuttavia, il successo sperato: la Suprema Corte negava l’applicazione della dottrina del fair use e decretava la violazione del copyright in capo a AWF.

La dottrina del fair use

La dottrina giuridica del fair use trova ampia applicazione oltreoceano, dove rappresenta uno dei fondamenti in materia di copyright. Codificata nel § 107 del Copyright Act, essa si traduce in una sorta di eccezione che consente, in presenza di determinati requisiti, l'uso senza licenza di opere protette dal diritto d'autore. Il §107 delinea la cornice entro cui è possibile parlare di fair use, indicando i quattro fattori da tenere in considerazione per valutare se un determinato uso possa dirsi fair o meno. Si tratta di: a) oggetto e natura dell’uso; b) natura dell’opera protetta; c) rapporto tra “porzione” utilizzata dell’opera protetta rispetto al suo insieme; d) effetto dell’uso sul mercato potenziale o sul valore dell'opera protetta. Con riguardo al primo punto, vi rientrano senz’altro le ipotesi in cui l’utilizzo di un’opera altrui possa definirsi “trasformativo”: ciò si verifica quando l’opera “originaria” viene trasformata, appunto, aggiungendovi qualcosa di nuovo che ne cambi il significato e che impregni l’opera “derivata” di un messaggio diverso, a volte addirittura opposto (è il tipico caso, ad esempio, della parodia).

La decisione della Suprema Corte

Tornando al caso in esame, i giudici della Suprema Corte, quasi all’unanimità (sette contro due), hanno ritenuto che la concessione in licenza alla Condè Nast da parte della AWF dell’opera “Orange Prince” non rientri nell’ambito di applicazione della dottrina del fair use, configurando piuttosto un utilizzo lucrativo e concorrenziale dell’opera fotografica originaria, lesivo del copyright riconosciuto in capo alla sua autrice. La Corte ha ritenuto che lo sfruttamento commerciale dell’opera escluderebbe di per sé l’applicabilità del primo criterio indicato dal § 107 del Copyright Act. I Giudici si sono chiesti se l’opera di Warhol fosse trasformativa rispetto al ritratto originario, rispondendosi in maniera negativa: il fine (celebrativo) e l’uso (commerciale) di entrambe le opere risultava il medesimo (le due opere si trovano, secondo la Corte, sul medesimo piano, in competizione tra loro). Di fronte alle critiche mosse da due giudici del collegio, che hanno fortemente denunciato la pericolosità di tale precedente che potrebbe creare una grave compressione della dottrina del fair use e, più in generale, della libertà espressiva creativa (quasi fosse l’inizio della fine della appropriation art), la Corte ha ribadito che l’applicazione della dottrina del fair use tutela in primis la creatività dell’artista “originario”, di cui non può mai sacrificare o comprimere i diritti d’autore; inoltre, ha sottolineato la necessità di una valutazione molto accurata circa l’applicabilità o meno del fair use ogni qualvolta l’opera successiva abbia uno scopo commerciale e lucrativo.

Sicuramente questa decisione è destinata a far parlare di sé ancora per molto tempo e non è escluso che possa avere anche delle ripercussioni sulla tutela autoriale anche di altri ordinamenti, seppur distanti dai sistemi di common law.

 

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